ꔷ 引言 ꔷ

在专利转让协议中，为保证专利有效实施，通常会在协议中约定让与人需交付与专利权有关的技术秘密资料，而这些技术秘密正是实现权利要求的关键。在高校签订专利转让协议时，应明确技术转让的标的、技术资料交付的范围和内容等，以达到实现技术转化的目的。 

下面我们通过一份法院判决来了解下专利转让协议中关于技术资料交付的约定，有哪些法律风险需要防范呢？

ꔷ 一.案情介绍 ꔷ

A大学和C公司签订了一份《专利权转让合同》，合同约定，该专利权转让的价款总额为人民币壹仟伍佰万元整，双方约定于合同签订之日起三个工作日内支付首付专利转让款壹佰万元整，剩余转让款自双方签字盖章之日起五年内分批支付完毕。合同还约定A大学需向C公司提交该专利权完整的技术资料，包括但不限于：1.发明专利请求书；2.说明书；3.权利要求书；4.说明书摘要；5.摘要附图；6.专利证书原件。”合同中还约定：“A大学委托本校发明人B向C公司提交技术资料的时间、地点、方式如下：1.提交时间：A大学收到C公司支付的首付转让款后三个工作日内向C公司提交;2.提交地点：A大学;3.提交方式：联系人递交。”合同第五条约定，A大学收到C公司支付的首付转让费后，在三个工作日内向C公司提交该专利权的过户手续所需文件，并协助C公司向国家知识产权局办理专利权转让登记事宜。合同第六条约定，为保证C公司有效拥有本项专利，发明人B向C公司转让与实施本项专利权有关的技术秘密（合同另签）：1.技术秘密的内容：本专利各项权利要求的实现技巧；2.技术秘密的实施要求：由C公司与发明人B具体协商；3.技术秘密的保密范围和期限：与专利技术相关的技术内容，期限：2011年7月12日至技术秘密被公开为止。 

法院查明，双方合同签订后，C公司将壹佰万元首付款转让至A大学，发明人B按照合同要求将专利证书原件及说明书、权利要求书、说明书摘要、摘要附图、说明书附图等技术资料交于C公司,专利权人也已变更为C公司。 

合同签订五年后，C公司多次发函至A大学，要求A大学按照合同约定移交实施该专利相关的技术秘密。A大学回复已履行相关合同义务，C公司仍有1400万元专利转让款未支付，要求C公司继续履行合同义务。双方协商无果，C公司向A大学提出解除合同，A大学向法院提起诉讼。

ꔷ 二.裁判理由

及裁判结果 ꔷ

一审法院认为，根据双方签订的专利权转让合同第三条的约定，A大学作为转让方，有义务提交专利权完整的资料，根据A大学档案馆记载、科研人员的当庭陈述以及C公司已受让取得涉案专利权的事实判断，A大学已履行了合同约定的技术资料交付义务。根据合同第六条约定，有关技术秘密的转让系由C公司与发明人B进行协商后，由发明人B与C公司另行签订合同，即涉案合同从始至终并未约定A大学应向C公司交付与实施本专利有关的技术秘密。可见，本案专利权转让合同所约定的转让标的物并不包含有关技术秘密，A大学也并非交付技术秘密的义务主体，其在履行合同过程中并不存在违约行为。综上，C公司解除合同缺乏事实与法律依据，判决C公司在2018年1月作出的解除合同行为应属无效，于判决生效之日起十日内向原告A大学支付涉案剩余专利转让款1400万元并赔偿损失。 

C公司不服一审判决，并提起上诉，要求解除与A大学的《专利权转让合同》，并要求A大学返还已支付的专利转让费100万元及利息，赔偿C公司因合同解除产生的专利转让费用及年费损失。 

二审法院认为：

（一）A大学存在违约行为。C公司与A大学签订《专利权转让合同》的目的是为了有效拥有涉案专利，完成专利技术的成果转化，A大学向C公司提交的完整技术资料，并不限于合同中所列举的六项专利资料，还应包括与实施涉案专利有关的技术秘密。《专利权转让合同》约定由发明人B向C公司转让与实施专利有关的技术秘密情形下，发明人未履行该项合同义务，根据《民法典》第五百二十三条规定，应由A大学向C公司承担未移交与实施涉案专利有关技术秘密的违约责任。（说明：法院判决时间是2018年，依据的是《合同法》，笔者更新为《民法典》相关内容，具体法条内容没有变化）

（二）C公司解除合同的行为是有效的。本案中，A大学迟延交付与实施涉案专利各项权利要求的实现技巧，无法开展专利转化的生产经营工作，C公司多次催告A大学交付与实施涉案专利有关的技术秘密，但A大学一直未履行该义务，导致C公司的合同目的无法实现，C公司据此解除《专利权转让合同》符合法律规定。

（三）关于民事责任承担的问题。根据《民法典》第五百六十六条规定，“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失”（说明：法院判决时间是2018年，依据的是《合同法》，笔者更新为《民法典》相关内容，具体法条内容没有变化）。C公司关于支付剩余转让费的义务可终止履行，且根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。但是在本案二审期间，C公司提交了自愿放弃已支付给A大学的100万元专利首付款，并自愿放弃本案的其他诉讼请求。根据当事人处分原则，法院判决，由C公司向A大学返还涉案专利，C公司已支付的100万首付款A大学可不予退还。 

最终，二审法院认定一审判决认定事实清楚，但适用法律有误，予以改判，确认A大学与C公司之间的《专利权转让合同》解除，C公司将涉案专利权变更为A大学。

ꔷ 三.法律风险提示 ꔷ

本案中，专利权转让协议里有关技术资料交付的内容约定不明，合同相对方对合同义务的履行存在歧义，导致合同目的最终没有实现。我国《民法典》规定“技术转让合同的让与人和技术许可合同的许可人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者，并保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标”。这一条明确了技术转让合同让与人和技术许可合同许可人的保证义务。在高校专利转化实践中，为保证受让方有效拥有专利，除转让专利权有关文件外，通常还会约定发明人需交付与实施专利权有关的技术秘密，以达到专利转化的目的。高校在专利转化过程中，应注意以下事项： 

（一）审查专利的法律状态。确保转让的专利权处于有效期内，不存在专利独占许可或排他许可等情形。转让的专利存在其他共有权利人时，应取得其他共有权利人的同意。

（二）明确技术资料交付的内容、范围、方式和时间等。协议中应明确需转让的技术资料范围和内容，涉及转让与实施专利权有关的技术秘密时，应详细列出技术交付资料清单，实施交付时，可要求受让方盖章签收。

（三）积极履行合同义务。协议签订后，应积极协助受让方完成专利权人的变更手续，按照合同约定在规定时间交付有关技术资料。

此外，协议中还应明确转让或许可专利技术可以使用的区域范围、技术改进的成果归属、双方的保密义务等。后续，笔者将结合实践案例，陆续推出高校成果转化法律风险防范系列内容，敬请关注！

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